안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 식품의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다. 오늘은 상표와 관련하여 법원이 최근 발령한 부정경쟁행위금지 가처분 결정을 소개하고자 합니다.

채권자는 오래 전부터 문자 상표 ‘M’을 사용하여 베트남 쌀국수 프랜차이즈 사업을 영위해 왔는데, 채무자가 문자 상표 ‘W’를 채권자 매장의 내ㆍ외부 디자인과 유사한 디자인의 채무자 매장에 사용, 베트남 쌀국수 프랜차이즈 사업을 영위하기 시작하였습니다. 이때 채무자의 문자 상표 ‘W’가 채권자의 문자 상표 ‘M’과 비유사하다면, 채권자는 채무자에 대해 어떠한 조치를 취할 수 있을까요?

채권자는 채무자를 상대로 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 제1호 나.목 소정의 부정경쟁행위(이하 ‘영업주체 혼동행위’)의 금지명령을 구하는 가처분신청 등을 할 수 있습니다. 여기에서 ‘영업주제 혼동행위’라 함은 유명한 영업표지와 동일 또는 유사한 영업표지를 사용하여 그 출처의 오인ㆍ혼동을 야기하는 부정경쟁행위를 의미하고, (문자) 상표는 영업표지의 대표적인 예입니다.

그런데 문자 상표 ‘W’가 문자 상표 ‘M’과 동일하거나 유사하지 않은 이 사건에서 법원이 영업주체 혼동행위를 인정한 이유가 무엇일까요? 

법원은 채권자 매장의 내ㆍ외부 디자인이 유명 영업표지로 기능하고 있고 채무자가 그 디자인과 동일, 유사한 내ㆍ외부 디자인의 매장을 운영하며 영업주체 혼동행위를 한다고 판단하였습니다. 주목해야 할 것은, 법원이 아래와 같이 채권자 매장에 설치된 간판 디자인, 채권자 매장의 외벽, 출입문, 창문 등 외부 디자인과 내부 디자인의 결합, 이른바 채권자 매장의 ‘트레이드 드레스(trade dress)’를 위 나.목에 의해 보호되는 유명 ‘영업표지’로 보았다는 것입니다. 이때 법원은 채권자가 채권자 매장의 내ㆍ외부 디자인을 사용해 온 기간, 채권자의 가맹점 개수 및 매출액, 인터넷에서의 채권자 측 상호 ‘M’의 인지도 등을 종합적으로 살펴 위와 같은 판단을 하였습니다(서울중앙지방법원 2023. 5. 8.자 2022카합21716 결정).

이처럼 디자인이 디자인 그 자체에 머물지 않고 상표(상품표지, 영업표지)로 기능할 수 있다는 사실에 주목할 필요가 있습니다(잘록한 허리 형태를 지닌 코카콜라 유리병 디자인이 코카콜라 라벨지가 제거된 상태에서도 상표로 기능하는 것을 떠올린다면 쉽게 이해할 수 있을 것입니다).

이와 같이 디자인과 상표는 상호배타적인 관계에 있지 않고, 디자인, 상표에 관한 분쟁을 해결하기 위해서는 디자인ㆍ상표 관련 분쟁에서의 풍부한 승소 경험을 바탕으로 관련 법리를 전체적으로 조망할 수 있는 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다.