안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 식품의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다. 오늘은 수년 전에 언론의 주목을 받았던 이른바 회오리 특허 사건을 살펴보며, 특허침해소송에서 흔히 문제 되는 쟁점들을 이야기하고자 합니다.

甲은 아래와 같은 내용의 발명(이하 ‘본 발명’)에 대한 특허(이하 ‘본건 특허’)를 가지고 있었습니다. 본건 특허공보의 요약 란에는 아래와 같은 설명이 기재되어 있습니다.

“본 발명은 용기(100)에 관한 것으로, 특히 액체 내용물을 수용하는 용기에 있어서, 상기 수용된 액체 내용물이 병목부(110)의 배출구(111)를 향해 회전되면서 배출이 유도될 수 있도록 병 몸체(120)의 중앙을 기준으로 상부 영역 중 일부 또는 전체가 내주면으로 볼록 형상을 갖고 나선형으로 감겨지는 복수의 가이드(121)로 형성됨을 특징으로 하는 용기를 개시한다. 본 발명은 저장된 액체 내용물의 급격한 외부로의 배출이 최소화됨에 따라 안전하게 따르거나 마실 수 있으며, 급격한 배출로 인해 발생 가능한 오염이 방지되는 작용 효과가 있다.”

그런데 하이트진로㈜가 회오리 모양의 외관을 가진 테라 맥주를 출시했고, 이에 甲은 하이트진로㈜를 상대로 본건 특허의 침해를 주장하였습니다.

하이트진로㈜가 본건 특허를 침해하였는지 판단하기 위해서는 가장 먼저 본건 특허의 권리범위가 무엇인지부터 살펴야 합니다. 특허권의 권리범위는 무엇으로 정해질까요? 바로 ‘청구범위’입니다(특허법 제97조). 특허공보에 기재된 발명의 설명이나 도면은 어디까지나 특허공보의 ‘청구범위’를 해석할 때의 참고사항에 불과합니다. 참고로 본건 특허의 청구범위 중 청구항 1은 아래와 같습니다. 

하이트진로㈜가 본건 특허의 청구항 1을 침해하여 테라 맥주를 생산한 것이라고 인정되려면, 테라 맥주의 맥주병에 위 청구항 1의 모든 구성요소가 빠짐없이 구현되어 있어야 합니다. 이를 ‘구성요소완비의 원칙(all elements rule)’이라고 명명하는데, 이는 특허권 침해 여부에 관한 대표적인 판단기준입니다. 특허심판원 및 법원은 이러한 판단기준에 따라 ‘테라 맥주의 맥주병에 위 청구항 1의 모든 구성요소가 구현되어 있지 않음’을 이유로 하이트진로㈜가 위 청구항 1을 침해하지 않았다고 판단하였습니다(특허심판원 2019당1633, 특허법원 2019허8682, 대법원 2020후11516).

이와 별개로 하이트진로㈜는 甲을 상대로 위 청구항 1에 대한 무효심판을 청구하였습니다. 특허침해소송의 피고가 원고를 상대로 무효심판을 청구하는 경우는 흔하고, 실무상 가장 흔한 무효사유는 이른바 진보성 흠결의 무효사유, 즉 ‘통상의 기술자가 선행발명들로부터 특허발명을 용이하게 발명할 수 있다’는 내용의 무효사유입니다. 그런데 회오리 특허 사건에서 특허심판원과 법원은 위 청구항 1에 진보성 흠결의 무효사유가 있다고 판단했고(특허심판원 2019당1911, 특허법원 2019허8675, 대법원 2020후11509), 이에 따라 위 청구항 1에 발생된 특허권은 소급해 소멸하였습니다. 그렇다면 설령 테라 맥주의 맥주병에 위 청구항 1의 모든 구성요소가 구현되어 있다고 가정하더라도, 위 청구항 1의 침해는 성립할 수 없는 것입니다.

지금까지 회오리 특허 사건을 통해 특허침해소송에서 흔히 문제 되는 쟁점들을 간략히 살펴보았습니다. 이것 외에도 ‘무효심판을 청구받은 특허권자의 방어 수단’, ‘무효심결이 확정되기 전이라도 특허발명에 무효사유가 있음을 이유로 특허권의 행사를 무력화할 수 있는지’ 등 특허 침해 여부와 관련된 쟁점들은 많고, 이상의 쟁점들 모두 서로 유기적으로 연결되어 있습니다. 따라서 이와 관련하여 도움이 필요하신 분들은 다수의 특허 사건을 성공적으로 처리한 경험을 가진 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다.

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