안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 식품의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다.

라면 제조업체로 유명한 A사는 해장에 효과가 좋은 라면을 개발하였고, 그 브랜드를 ‘해장라면’으로 정하였습니다. 그렇다면 A사는 ‘해장라면’을 판매하기 위하여, 반드시 ‘해장라면’이라는 상표를 출원해야 할까요? 만일 상표출원을 하지 않으면 상표 ‘해장라면’을 사용할 수 없는 것일까요?

오늘 칼럼에서는 ‘상표 등록’ 문제와 ‘상표 사용’ 문제는 서로 ‘엄연히’ 다르므로, 이를 혼동하셔서는 아니 된다는 말씀을 드리고 싶습니다. 쉽게 말해 특허청에 상표출원을 하였을 때 등록될 수 없는 상표라고 하여 사용할 수 없는 상표라고 단정할 수 없는 것입니다.

조금 더 구체적으로 말씀드립니다. 만일 A사가 상표 ‘해장라면’을 독점배타적으로 사용하고 싶다면 상표출원을 하는 것이 좋습니다. 다만, 상표출원을 한다고 하여 모든 출원상표가 등록을 받을 수 있는 것은 아닙니다. 특허청 심사관은 출원상표 자체에 ‘식별력’이 있는지, 혹시라도 출원상표와 유사한 선행상표가 있는지 등을 심사하여 출원상표가 상표법 소정의 등록요건을 충족한다고 판단하는 경우에 한해 출원공고 결정 및 상표등록 결정을 하게 되고, 이를 통해 상표출원인은 상표권이라는 독점배타권을 획득하게 됩니다.

만일 A사가 상표 ‘해장라면’을 라면을 지정상품으로 하여 출원하였다면, 어떤 심사결과가 나올까요? 아마도 심사관은 상표 ‘해장라면’이 라면에 관하여 아무런 식별력이 없다는 이유로 거절 결정을 할 것입니다. 구체적으로, ‘해장라면’ 중 ‘해장’은 ‘술기운을 풀기 위해 조반 전에 술을 약간 마심’ 등의 뜻으로, 지정상품인 라면에 사용할 경우 일반수요자가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는가를 식별할 수 없는 단어이고, ‘해장라면’ 중 ‘라면’은 거래업계에서 널리 알려진 명칭(‘라면’)과 동일한 단어이므로, A사가 상표 ‘해장라면’의 상표권자가 되기는 어려워 보입니다.

그렇다면 A사는 상표 ‘해장라면’을 사용할 수 없고, ‘해장라면’을 출시할 수 없는 것인가요? 결코 그러하지 않습니다. 누군가가 예를 들어 경쟁업체 B사가 상표 ‘해장라면’의 상표권자라는 등의 특별한 사정이 있지 않은 이상, A사는 얼마든지 상표 ‘해장라면’을 사용할 수 있고 ‘해장라면’을 판매할 수 있습니다. 

그런데 만일 A사의 ‘해장라면’이 대중의 큰 사랑을 받게 되어 이른바 히트상품이 되었다고 가정해 보겠습니다. 그리고 A사의 성공을 시기한 경쟁업체 B사가 신제품(우동)을 출시하면서 그 상표를 ‘해장우동’으로 정하였다고 가정하겠습니다. 이와 같은 상황에서 A사는 상표 ‘해장라면’의 상표권자가 아니므로, B사에 대해 어떤 조치도 취할 수 없을까요?

그렇지 않습니다. A사는 자신의 상표 ‘해장라면’이 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 ‘부정경쟁방지법’) 제2조 제1호 (가)목 등에 의해 보호되는 상표라고 주장하며, B사에 상표 ‘해장우동’의 사용을 중단하고, 그 사용에 따라 A사가 입은 손해를 배상할 것을 청구할 수 있습니다.

그리고 위와 같이 A사의 ‘해장라면’이 큰 인기를 얻은 상황에서는 A사가 ‘해장’이라는 단어가 사용에 의한 식별력을 취득하였음을 이유로 상표 ‘해장’을 출원하여 그 상표권을 취득할 수도 있습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 본래 식별력이 약한 상표라고 하더라도 사용에 의한 식별력을 취득하였다면 예외적으로 상표등록을 받을 수 있기 때문입니다(상표법 제33조 제2항 참조).

위와 같이 만일 A사의 ‘해장라면’이 인기상품이 되었다면, A사의 ‘해장라면’이 히트를 치기 전부터 상표 ‘해장라면’을 사용해 온 분식점 사장님들은 더이상 ‘해장라면’이라는 단어를 사용하지 못하게 될까요? 생각해 볼 문제입니다.

지금까지 상표의 ‘등록’과 ‘사용’에 대해 알아보았습니다. 자신이 사용하고자 하는 상표를 제대로 보호받고 적법하게 사용하기 위해서는 양자를 명확히 구분할 필요가 있다고 하겠습니다.

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