안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 식품의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다.

오늘은 상표권 침해가 성립하기 위한 요건 중 하나인 ‘상표적 사용’의 의미에 대해 말씀드리겠습니다. ‘상표적 사용’을 ‘상표적’과 ‘사용’으로 나누어, 우선 ‘상표적’ 사용이란 무엇이지 살펴본 후 상표의 ‘사용’이란 무엇인지 설명드리겠습니다.

우선, 상표권 침해가 성립하려면 문제 되는 상표를 ‘상품출처표시 또는 영업출처표시로서’ 사용하여야 합니다. 
예를 들어 甲사가 제작하는 스마트폰(등록상표 ‘OOO’)용 휴대폰 케이스를 제작 및 판매하는 乙이 甲사의 허락 없이 자신의 휴대폰 케이스 광고에 ‘OOO용 휴대폰 케이스’라는 표현을 사용했다고 가정하겠습니다. 이 경우 乙은 甲사의 등록상표 ‘OOO’를 甲사의 허락 없이 사용하였지만 甲사의 상표권을 침해하지는 않았습니다. 왜냐하면, 乙은 甲사의 등록상표 ‘OOO’를 자신의 휴대폰 케이스에 대한 출처를 표시하기 위해 사용하지 않았고, 乙의 그 행위에도 불구하고 표장 ‘OOO’에 대한 출처의 오인ㆍ혼동이 발생할 염려는 없기 때문입니다.

다음으로 상표의 ‘사용’이 의미하는 바가 구체적으로 무엇인지 살펴보겠습니다.
상표법 제2조 제1호 제11호는 ① 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시하는 행위(이하 ‘표시 행위’라 합니다) ② 상품 또는 상품의 포장에 상표를 표시한 것을 양도하거나 인도하거나 양도 또는 인도할 목적으로 전시ㆍ수출 또는 수입하는 행위(이하 ‘유통 행위’라 합니다) ③ 상품에 관한 광고ㆍ정가표(定價表)ㆍ거래서류 기타 수단에 상표를 표시하고 전시하거나 널리 알리는 행위(이하 ‘광고 행위’라고 합니다)를 상표 ‘사용’ 행위로 규정하고 있습니다. 여기서 상표를 ‘표시’하는 행위에는 ‘표장의 형상이나 소리 또는 냄새로 상표를 표시하는 행위’나 ‘전기통신회선을 통하여 제공되는 정보에 전자적 방법으로 표시하는 행위’가 포함됩니다(상표법 제2조 제2항).

예를 들어 치킨 판매점을 운영하는 개인 사업자 홍길동이 상표 A를 치킨 포장박스에 표시한다면, 그것은 당연히 상표 A의 사용 행위입니다(표시 행위). 그리고 홍길동이 주문을 받아 치킨을 판매한다면 그 판매 행위 또한 상표 A의 사용 행위입니다(유통 행위). 만일 홍길동이 지금껏 한 번도 상표 A를 포장박스 등에 표시한 바 없고, 그 치킨을 판매한 적도 없었으며, 아직 개업을 준비하고 있어 치킨에 관한 광고만 했다면 어떨까요. 이 경우도 홍길동은 치킨에 관한 광고 행위로서 상표 A를 사용한 것입니다.

한편, 상표법 제2조 제1항 제11호는 상표를 ‘상품’에 사용하는 경우에 관한 규정으로 이해하는 것에는 전혀 문제가 없습니다. 그러나 위 규정을 상표를 무형의 ‘서비스업’에 사용하는 경우에 관한 규정으로 이해하는 것에는 다소 어려움이 있습니다. 이와 관련하여 판례는 “서비스표는 통상 유형물인 상품과는 달리 수요자에게 제공되는 무형의 서비스를 표장의 대상으로 하는 것이므로 그 서비스 자체에 서비스표를 직접 사용할 수는 없다. 이러한 상품과 서비스의 차이를 고려할 때, 서비스표의 사용에는 서비스업에 관한 광고ㆍ정가표ㆍ거래서류ㆍ간판 또는 표찰에 서비스표를 표시하고 이를 전시 또는 반포하는 행위는 물론, 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건 또는 당해 서비스의 제공에 관한 수요자의 물건에 서비스표를 표시하는 행위, 서비스의 제공 시 수요자의 이용에 공여되는 물건에 서비스표를 표시한 것을 이용하여 서비스를 제공하는 행위, 또는 서비스의 제공에 이용하는 물건에 서비스표를 표시한 것을 서비스의 제공을 위하여 전시하는 행위 등이 포함된다(대법원 2011. 7. 28. 선고 2010후3080 판결)”라고 판시하였습니다.

지금까지 상표권 침해에 해당하기 위한 ‘상표적(商標的) 사용’의 의미를 알아보았는데, 이 밖에도 상표권 침해와 관련하여 특히 주의해야 할 사항이 많습니다. 이에 다음 칼럼에서는 상표권 침해와 관련하여 문제되는 몇 가지 이슈를 추가로 살펴보도록 하겠습니다.

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