다이어트 유산균 제품 제조ㆍ판매사의 모회사와 소송서 발명자, 상당금액의 '직무발명보상금' 받아

안녕하세요. 법무법인(유한) 바른 식품의약팀 정영훈 변호사/변리사입니다. 오늘은 직무발명보상금에 관하여 살펴보고자 합니다.

홍길동이 회사에 근무하며 자신의 업무와 관련하여 발명을 하고 이를 회사에 승계시킨 것을 이유로 직무발명보상금을 청구하면, (1) 홍길동이 진정한 발명자인지 여부, (2) 그 발명으로 인해 회사가 얻는 이익이 얼마인지, (3) 홍길동 외에 공동발명자가 있는 경우 홍길동의 기여율은 얼마인지 등이 문제됩니다. 참고로 위 (1), (3)과 관련하여서는 회사 직원들 간에 갈등이 생길 수 있고, 위 (2)와 관련하여서는 회사 스스로 자신이 보유 중인 특허의 가치를 깎아내리기 위해 노력하는 웃지 못할 상황을 자주 접할 수 있습니다.

이하에서는 필자가 최근에 수행한 ‘유산균주 X’에 관한 직무발명보상금청구소송을 살펴보고자 합니다. ‘유산균주 X’는 다이어트 유산균으로 유명한 제품입니다.

K는 B사에 근무하는 동안 항비만 효과가 우수한 유산균주 X를 발명하였고, 이를 B사에 양도하였습니다. 그리고 B사는 유산균주 X에 관한 특허(이하 ‘본건 특허’)권을 확보하였고, B사의 자회사인 A사에 본건 특허에 대한 실시권을 설정하여 A사로 하여금 유산균주 X를 활용하여 ‘유산균 제품 C’를 제조ㆍ판매하도록 하였습니다. A사는 ‘유산균 제품 C’를 통해 막대한 판매수익을 얻었고, B사는 A사로부터 본건 특허권 등에 관하여 상당한 실시료 수익을 얻었습니다.

이러한 상황에서 K는 B사와 직무발명보상에 관하여 협상을 진행하였는데, 양사의 입장 차이가 커 협상이 결렬되었고, K는 불가피하게 B사를 상대로 직무발명보상금청구의 소(이하 ‘본건 소송’)를 제기하였습니다. 필자는 K를 대리하였습니다.

본건 소송의 가장 큰 쟁점은 K가 가지는 직무발명보상금청구권의 소멸시효가 완성되었는지 여부이었습니다. 직무발명보상청구권의 소멸시효는 원칙적으로 ‘회사가 발명을 승계한 때’로부터 10년이 된 때 완성되나, 예외적으로 직무발명보상규정에 지급시기를 규정하고 있는 경우에는 ‘그 규정된 지급시기’로부터 10년이 경과한 때 완성됩니다. 그런데 K는 2006년에 유산균주 X을 발명하여 B사에 양도하였고 2023년에 본건 소송을 제기하였으므로, 위 원칙에 따르면 소멸시효는 완성된 것입니다. 이에 필자는 K에게 적용되는 위와 같은 내용의 직무발명보상규정을 찾기 위해 많은 고심을 해야 했습니다.

이러한 상황에서 필자는 B사 대표이사의 과거 언론 인터뷰 내용을 단서로 삼아, B사가 오래 전에 한국발명진흥회가 주최한 ‘중소기업 지식재산경영 우수 사례 공모전’에 참가할 때 한국발명진흥회에 직무발명보상규정을 제출하였음을 알아내고, 한국발명진흥회에 대한 사실조회신청을 통해 B사가 2001~2002년에 제정한 직무발명보상규정을 확보하였으며, 이를 근거로 B사의 소멸시효 완성 주장을 다각도로 반박하였습니다. 결국 법원은 B사의 소멸시효 완성 주장을 상세한 이유를 들어 배척하였습니다(현재 항소심 진행 중).

이와 같이 소멸시효 이슈가 해결된 이상, K는 B사로부터 받을 수 있는 직무발명보상금의 액수를 입증해야 합니다.

우선, 위 액수 산정의 기초가 되는 ‘B사의 실시료 수익’은 언제까지의 실시료 수익일까요? 본건 특허권은 2012. 1. 16. 발생하여 2027. 5. 14. 만료되는데 B사의 본건 특허에 관한 실시료 수익은 2018년부터 발생하였습니다. 그렇다면 2018년부터 2027. 5. 14.까지의 본건 특허에 관한 실시료 수익을 기초로 위 액수를 산정하여야 합니다.

이와 같이 실시료 수익 금액이 정해지면, 그때부터는 발명자 측 공헌도와 회사 측 공헌도 등을 따져보기 위한 공방이 있을 수밖에 없습니다. B사는 B사가 ‘유산균 제품 C’의 마케팅에 기울인 노력 등을 강조하면서 위 액수를 낮추기 위해서 노력하였고, K는 ‘유산균 제품 C’가 유산균주 X 없이는 도저히 탄생할 수 없었다는 점, B사에서 누구도 알아내지 못한  유산균주 X의 항비만 효과에 관한 작용기전을 입증, ‘유산균 제품 C’가 식약처 인증을 받는 데 결정적인 기여를 한 사람이 바로 K인 점 등을 강조하며 위 액수를 높이기 위해 노력하였습니다.

이러한 공방 끝에, 법원은 K의 직무발명보상금으로 상당한 금액을 인정하였습니다(현재 항소심 진행 중).

지금까지 살펴본 바와 같이, 직무발명보상금청구소송에서는 발명자와 회사가 수많은 쟁점에 관하여 치열한 공방을 하는데, 이와 관련하여 올바른 판단을 하기 위해서는 ‘직무발명보상금’과 ‘특허’에 관한 법리 전체를 조망할 수 있는 전문가의 도움을 받으시는 것이 좋습니다.